年度“大案”終落幕 超15000件商標(biāo)將失效
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作 者：吳昊昊 華進(jìn)商標(biāo)事業(yè)部
吳曉佳 華進(jìn)商標(biāo)事業(yè)部
今年6月，深圳一家海外商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)因涉嫌“違法經(jīng)營”、“申請材料作假”、“欺騙官方”等違法行為，收到美國專利商標(biāo)局（USPTO）下發(fā)的“陳述理由令”，如不能自證清白則其代理的超15000件商標(biāo)將失效。這一轟動業(yè)界的“年度大案”終于落下帷幕。2021年12月10日，USPTO最終下發(fā)了制裁令。讓我們來一起扒一扒這顆“大瓜”到底有哪些值得我們深思的細(xì)節(jié)。
深圳一家代理機(jī)構(gòu)提交了超過1.5萬件商標(biāo)申請，美國專利商標(biāo)局（USPTO）認(rèn)為其無美國商標(biāo)執(zhí)業(yè)資格、提供虛假地址信息、代簽申請、濫用uspto.gov賬號、違反網(wǎng)站使用條款等，于2021年6月8日下發(fā)陳述理由令（Order To Show Cause），要求其對于違反USPTO商標(biāo)實務(wù)規(guī)則和USPTO網(wǎng)站使用條款所提交的數(shù)千份商標(biāo)文件等行為做出解釋和答復(fù)。
該代理機(jī)構(gòu)答復(fù) （2021年7月6日） | |
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| 聲稱不熟悉《美國專利商標(biāo)局規(guī)則》的要求，沒有故意違反這些規(guī)則，并正在采取措施糾正所提出的問題，不應(yīng)實施制裁 | 不熟悉美國專利商標(biāo)局的規(guī)則和所承諾的糾正措施不能使其免受制裁 |
| 參與商標(biāo)注冊程序的人被推定為了解相應(yīng)規(guī)則，聲稱的對法律的無知不能作為逃避制裁的借口和理由 |
| 任何選擇其代理的申請人都可能要對其作為與不作為負(fù)責(zé)，而其所提交的商標(biāo)申請材料存在致命缺陷、無法彌補，不能用來支持或維持注冊 |
| 本案并非法律規(guī)定必須要聽證的暫停或停止執(zhí)業(yè)程序 |
| 此前已發(fā)出通知并提供了回應(yīng)機(jī)會，不必進(jìn)行聽證程序 |
| 該制裁權(quán)力已通過相關(guān)法律規(guī)定適當(dāng)授權(quán)給商標(biāo)局長 |
1、所有涉及該代理機(jī)構(gòu)提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬號提交的商標(biāo)申請程序均被責(zé)令終止；
2、不得代表他人起草、簽署或提交任何文件，或在任何正在進(jìn)行的申請程序或今后的商標(biāo)程序中提出或質(zhì)疑任何問題。
本次事件中，該代理機(jī)構(gòu)違反了多條法律法規(guī)，最終鑄成大錯，讓諸多商標(biāo)權(quán)利人喪失商標(biāo)權(quán)，自身也被封停。下面，我們來看看這家代理機(jī)構(gòu)在哪些不可觸碰的底線上“反復(fù)橫跳”：根據(jù)美國《聯(lián)邦法規(guī)》第37章第11條規(guī)定，未獲取美國律師執(zhí)業(yè)資格的個人不可向商標(biāo)申請人或注冊人提供關(guān)于美國商標(biāo)申請或相關(guān)文件的咨詢建議；不可起草或遞交美國商標(biāo)申請、答復(fù)官方文書、注冊后維持商標(biāo)效力的文件；不可簽署商標(biāo)修改文書、答復(fù)官方審查意見、向官方遞交動議、修改通信地址信息；不可授權(quán)商標(biāo)申請/注冊相關(guān)的修改事宜。而本次事件中代理美國商標(biāo)申請的張女士并無美國律師執(zhí)業(yè)資格，且其所屬的代理機(jī)構(gòu)也無其他持美國律師資格證的律師監(jiān)督管理美國商標(biāo)申請工作。此外，USPTO還調(diào)查了這家代理機(jī)構(gòu)的商業(yè)活動信息，發(fā)現(xiàn)其不僅向公眾提供美國商標(biāo)相關(guān)的法律咨詢服務(wù)，還替其客戶遞交商標(biāo)申請、遞交答復(fù)官方文書等等。在鐵證面前，該機(jī)構(gòu)承認(rèn)其“存在僥幸心理”，稱會“竭力配合官方的工作，并不會再遞交商標(biāo)申請?！?/span>據(jù)美國《聯(lián)邦法規(guī)》規(guī)定，從2019年8月3日起，USPTO要求所有商標(biāo)申請人的地址需與其實際所在地址保持一致，且非美國商標(biāo)申請人必須委托具備資質(zhì)的律師代理。由此官方才可確定商標(biāo)申請資料是否符合規(guī)定。遞交虛假、捏造的地址信息將受到制裁。經(jīng)查，該代理機(jī)構(gòu)遞交的超4500份商標(biāo)申請及其他文件中的申請人為多個在美國注冊的名義。當(dāng)審查員質(zhì)問其商標(biāo)申請人的地址信息是否屬實時，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)提供了另外的虛假地址信息。然而，對于這個問題，該機(jī)構(gòu)選擇避而不談。《美國法典》第15章規(guī)定，代理機(jī)構(gòu)/律師代理商標(biāo)相關(guān)事務(wù)，必須由商標(biāo)權(quán)利人出具其簽署的聲明授予代理權(quán)利。商標(biāo)權(quán)利人可以提供手寫的簽字，也可以通過在線頁面在文件上輸入電子簽名（一般情況下為權(quán)利人按格式要求鍵入其英文姓名即可）。根據(jù)美國《商標(biāo)審查程序手冊》規(guī)定，如文件簽字并非商標(biāo)權(quán)利人提供的，視為無效，不可作為商標(biāo)注冊的基礎(chǔ)。（注：美國商標(biāo)在遞交申請時，不強制權(quán)利人出具聲明對代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行授權(quán)，但在變更代理人時必須出具授權(quán)聲明）USPTO發(fā)現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)曾在幾分鐘甚至幾秒種內(nèi)讓不同地區(qū)不同權(quán)利人直接簽署文件，此外，2021年3月5日至2021年5月6日，當(dāng)時非美籍人員暫不可從中國赴美，竟然還存在住址在美國的律師與住址在中國的權(quán)利人在同一時間簽字的情況。因此USPTO稱其有理由相信，該機(jī)構(gòu)遞交的超15000件商標(biāo)申請和其他文書中，應(yīng)存在代替商標(biāo)權(quán)利人簽字的情況。對此，該機(jī)構(gòu)的解釋“甚為蒼白”，稱其“不清楚、不熟悉簽字相關(guān)規(guī)定”，顯然并不足以說服官方。律師要代理美國商標(biāo)事務(wù)，需先在USPTO官方網(wǎng)站注冊賬號，才可上傳相關(guān)文件，同時也應(yīng)對自己的使用行為負(fù)責(zé)。根據(jù)USPTO網(wǎng)站使用規(guī)則規(guī)定，共享賬號的行為是明令禁止的。USPTO稱，該機(jī)構(gòu)至少注冊并共享了3個賬號，結(jié)合其在短時間甚至同一時間通過這些賬號遞交大量商標(biāo)申請的行為，應(yīng)是有多人在共用賬號。對此，該機(jī)構(gòu)也是避而不談。從雙方的“交鋒”細(xì)節(jié)，我們可以看出，USPTO是掌握代理機(jī)構(gòu)行為數(shù)據(jù)的，在糾察違法行為方面比我們想象的要容易、透徹。因此，代理機(jī)構(gòu)切不可存僥幸心理，應(yīng)懂法、守法，避免給商標(biāo)權(quán)利人帶來不必要的損失。基于上述對質(zhì)結(jié)果，USPTO最終對該機(jī)構(gòu)下發(fā)制裁令：所有涉及該代理機(jī)構(gòu)提交或通過其注冊/控制的uspto.gov賬戶提交的商標(biāo)申請程序均被責(zé)令終止。USPTO在制裁令中強調(diào)，該機(jī)構(gòu)的行為對商標(biāo)注冊程序的完整性產(chǎn)生了不良影響，如制裁的力度小于“終止其代理遞交的商標(biāo)申請程序”，則不足以起到糾正其行為、阻止其他第三方從事類似行為的作用。該機(jī)構(gòu)代理的商標(biāo)申請及注冊因材料信息造假，不能作為商標(biāo)注冊的基礎(chǔ)，且無法彌補，已注冊的商標(biāo)實際上無商標(biāo)權(quán)。但值得注意的是，如商標(biāo)受該制裁令影響，且處于美國商標(biāo)審判和上訴委員會審理階段的，可以向官方遞交材料證明該商標(biāo)從未經(jīng)由該代理機(jī)構(gòu)遞交任何文件，申請復(fù)審，以避免商標(biāo)無效。因此，廣大受該事件影響的商標(biāo)權(quán)利人應(yīng)盡快核實自己的商標(biāo)資料，避免因數(shù)據(jù)庫信息錯誤等原因“無辜躺槍”。鑒于近年美國官方對于商標(biāo)審查愈發(fā)嚴(yán)格，作為代理機(jī)構(gòu)，建議重點關(guān)注如下事項、嚴(yán)密防范風(fēng)險隱患：
- 代理機(jī)構(gòu)在自身嚴(yán)格遵守誠信原則的基礎(chǔ)上，也應(yīng)引導(dǎo)申請人重視該原則、避免虛假陳述等招致相應(yīng)法律風(fēng)險。
- 對申請人提供的各項信息、使用證據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)，使得各項申請信息符合官方要求。如申請人擬指定商品/服務(wù)項目過多，需及時提示風(fēng)險，告知后續(xù)使用證據(jù)提交義務(wù)及相關(guān)注意事項，建議申請人結(jié)合實際商業(yè)需求選取商品/服務(wù)項目；注冊后提交第5-6年、第9-10年等商標(biāo)效力維護(hù)性使用聲明時，若實際使用證據(jù)范圍有限、證據(jù)存在瑕疵等，建議申請人主動刪除難以提供真實使用證據(jù)的項目，防止虛假陳述導(dǎo)致的商標(biāo)可能被撤銷的后果。
- 代理機(jī)構(gòu)應(yīng)規(guī)范文件簽署程序，對于必須申請人簽字的文件，須嚴(yán)格按照官方要求轉(zhuǎn)達(dá)申請人安排簽字，切勿因期限緊急而發(fā)生代簽等不規(guī)范的操作。
申請人若有計劃在美國進(jìn)行商標(biāo)申請，以及商標(biāo)效力的持續(xù)維系，需主要關(guān)注如下方面：
1）選擇正規(guī)代理
申請人應(yīng)盡一定程度的審慎注意義務(wù)，了解更多美國商標(biāo)申請相關(guān)信息及要求、清醒識別非正規(guī)代理，對于市面上所聲稱的低價代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理機(jī)構(gòu)所代理的申請人類似的境地。
就前文所述美國商標(biāo)律師執(zhí)業(yè)資格問題，申請人可通過如下美國官網(wǎng)，核查美國律師執(zhí)業(yè)資格與被下發(fā)陳述理由令（Order To Show Cause）或制裁令（Order for Sanction）等情況，挑選正規(guī)代理、抵御風(fēng)險：
查詢律師資格：
https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney
查詢代理機(jī)構(gòu)是否有不良?xì)v史：
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks
2）重視使用
申請人在前期商標(biāo)布局、注冊申請、后續(xù)維護(hù)、侵權(quán)維權(quán)等各個環(huán)節(jié)均需重視商標(biāo)使用，注意持續(xù)留存商標(biāo)使用證據(jù)，防止商標(biāo)被官方從注冊名單中剔除。
3）按需注冊
基于實際使用需求選定商品/服務(wù)項目，防止類似國內(nèi)防御性指定商品/服務(wù)項目，導(dǎo)致后續(xù)難以提交使用證據(jù)，進(jìn)而證據(jù)造假、陷入惡性循環(huán)。
縱觀本次事件，USPTO對于非正常申請的處理可謂毫不手軟，任何經(jīng)手該機(jī)構(gòu)向官方遞交過文件的商標(biāo)最終都“在劫難逃”，毫無商量余地。在任何時候，依法誠信經(jīng)營都是每個市場主體的安身立命之本，知識產(chǎn)權(quán)獲權(quán)與維護(hù)也是經(jīng)營行為的重要組成部分，“誠招天下客，譽從信中來”，以誠信擦亮品牌，在全球商業(yè)競爭與經(jīng)濟(jì)活動中，才能夠立得住、行得穩(wěn)。最后，希望以上內(nèi)容能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?，也歡迎業(yè)內(nèi)同仁多多指點、交流。
北京第二外國語大學(xué)韓國語學(xué)士，香港城市大學(xué)應(yīng)用語言碩士。擁有近5年商標(biāo)領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗，工作領(lǐng)域包含涉外商標(biāo)注冊申請 、涉外商標(biāo)相關(guān)法律事務(wù)、商標(biāo)異議、商標(biāo)駁回復(fù)審、侵權(quán)風(fēng)險分析、權(quán)利人背景調(diào)查、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓等，擅長知識產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)，特別專注于涉外商標(biāo)注冊、侵權(quán)風(fēng)險分析、權(quán)利人背景調(diào)查。
吉首大學(xué)日語學(xué)士，西南政法大學(xué)法律碩士。具備扎實的日語功底及法律基礎(chǔ)，善于向客戶提供政策研究、行業(yè)分析、競爭對手商標(biāo)布局分析報告，并根據(jù)企業(yè)特點為企業(yè)量身定做商標(biāo)全球布局可行性分析方案，參加過國家知識產(chǎn)權(quán)局、廣東省知識產(chǎn)權(quán)局海外維權(quán)相關(guān)項目撰寫。為華為、美的、京信通信、尤尼克斯株式會社等國內(nèi)外企業(yè)提供知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)。
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